De achtergrond van de zaak
Deze zaak betreft de bevoegdheid van de rechtbanken voor het EU-merk op grond van artikel 97, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk om kennis te nemen van vorderingen betreffende merkinbreuken via onlinereclame en -verkoopaanbiedingen gericht aan consumenten die zich in hun rechtsgebied bevinden.
Verzoekster in deze zaak is AMS Neve, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming die audioapparatuur vervaardigt en verkoopt, en die een exclusieve licentie heeft voor het gebruik van een EU-merk bestaande uit het cijfer “1073” voor “opname-, meng- en verwerkingsapparatuur voor geluidsstudio's” van klasse 9. Verweerder is Heritage Audio, een in Spanje gevestigde onderneming, die ervan wordt beschuldigd inbreuk te maken op de rechten op dit merk door audioapparatuur met een identiek of overeenstemmend teken te koop aan te bieden via haar website en sociale media-accounts die zijn gericht op consumenten en handelaren in het Verenigd Koninkrijk.
AMS Neve heeft in het Verenigd Koninkrijk een inbreukprocedure tegen Heritage Audio ingeleid, op grond dat de bevoegdheid van de Britse rechter om van de inbreukprocedure kennis te nemen, kon worden gebaseerd op artikel 97, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, dat bepaalt dat dergelijke vorderingen kunnen worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreukmakende handeling is gepleegd. AMS Neve was van mening dat de inbreukmakende handelingen in het Verenigd Koninkrijk waren gepleegd, aangezien de desbetreffende verkoopaanbiedingen waren gericht op inwoners van het Verenigd Koninkrijk. In eerste aanleg verwierp de Intellectual Property and Enterprise Court op grond hiervan de bevoegdheid, omdat de plaats waar de inbreuk was gepleegd Spanje was, waar de beslissing was genomen om de aanbiedingen online te zetten en waar de stappen waren genomen om die beslissing uit te voeren.
In hogere voorziening was de verwijzende Court of Appeal (England & Wales, Civil Division) het niet eens met deze uitlegging, maar betwijfelde hij of hij niettemin de uitlegging van het Hof in de zaken Nintendo (C-24/16 en C-25/16) moest toepassen, volgens welke de plaats waar de inbreukmakende handeling in de zin van artikel 8, lid 2, van Rome IIVerordening [EG] van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, de plaats is waar het proces van het online plaatsen van de verkoopaanbiedingen in gang is gezet. In dit verband heeft de verwijzende rechter het arrest Parfummarken van het Duitse Bundesgerichthof aangehaald, waarin is geoordeeld dat de uitlegging in Nintendo moet worden omgezet naar hetzelfde begrip in artikel 97, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.
Het oordeel
Het Hof herinnert eraan dat het in de zaak L'Oréal (C-324/09) met betrekking tot de werkingssfeer van artikel 9, lid 2, sub b en d, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk reeds heeft geoordeeld dat handelingen bestaande uit onlinereclame en -verkoopaanbiedingen moeten worden geacht te zijn “verricht op het grondgebied waar de consumenten of handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties en deze verkoopaanbiedingen worden gericht, ook al is de verweerder op een ander grondgebied gevestigd, staat de server van de website die hij gebruikt op een ander grondgebied, en bevinden de waren waarop deze advertenties of aanbiedingen betrekking hebben zich bovendien op een ander grondgebied” (punt 47). Het Hof overweegt dat het doel daarvan is te verzekeren dat een derde die reclame en verkoopaanbiedingen op EU-consumenten richt, een vordering wegens inbreuk op een EU-merk niet kan ontlopen en daardoor de doeltreffendheid van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk kan ondermijnen, door zich te beroepen op het feit dat die reclame en die verkoopaanbiedingen buiten de Europese Unie online zijn geplaatst. Het Hof oordeelt dat er eveneens voor moet worden gezorgd dat een dergelijke derde de toepassing van artikel 97, lid 5, niet kan betwisten door zich te beroepen op de plaats waar zijn advertentie online is geplaatst om de bevoegdheid uit te sluiten van elke andere rechterlijke instantie dan de rechterlijke instantie van die plaats en de rechterlijke instantie die bevoegd is voor de plaats waar hij is gevestigd (punt 49). Het Hof is van oordeel dat dit artikel 97, punt 5, van zijn nuttig effect zou beroven wanneer het gaat om onlinereclame, en voegt eraan toe dat het voor de eiser in veel gevallen uiterst moeilijk of zelfs onmogelijk kan blijken om de plaats te bepalen waar de reclame online is geplaatst.
Het Hof acht het daarom noodzakelijk “teneinde het nuttig effect van de door de Uniewetgever voorziene alternatieve rechtbank te behouden”, om “aan de woorden „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” een uitlegging te geven die samenhangt met de andere bepalingen van verordening nr. 207/2009 betreffende merkinbreuken” (punt 52).
Dit brengt het Hof ertoe om terug te keren naar L'Oréal (C-324/09) en te concluderen dat hetzelfde beginsel van toepassing is op artikel 97, lid 5. Wanneer de reclame en de verkoopaanbiedingen zijn gericht op consumenten of handelaren die zich bevinden in de lidstaat van de rechterlijke instantie waarvan de bevoegdheid wordt gevraagd, en voor hen volledig toegankelijk zijn, zijn de rechterlijke instanties van die lidstaat dus bevoegd op grond van artikel 97, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Het Hof merkt op dat de vraag of de reclame is gericht op consumenten of handelaren in het Verenigd Koninkrijk, door de verwijzende rechter moet worden beantwoord aan de hand van de in L'Oréal (C-324/09) genoemde factoren, zoals de details in de reclame met betrekking tot de geografische gebieden waar de betrokken producten zouden worden geleverd (punt 56).
Het Hof merkt op dat deze uitlegging niet wordt ontkracht door Nintendo (C-24/16), waarin het Hof oordeelde dat in het geval van onlinereclame de bewoordingen “land waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” in artikel 8, lid 2, van Rome IIVerordening [EG] van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, moeten worden uitgelegd als een verwijzing naar het land waar de handeling tot activering van het proces van het online plaatsen van de reclame is gepleegd. Het Hof merkt op dat het doel en de strekking van de bewoordingen van artikel 8, lid 2, Rome IIVerordening [EG] van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen fundamenteel verschillen van die van artikel 97, lid 5, Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. “In de context van rechterlijke bevoegdheidsregels zoals de regels die zijn vervat in verordening nr. 44/2001 en verordening nr. 207/2009 en die voorzien in meerdere rechtbanken, is het niet noodzakelijk om te waarborgen dat één enkele wet wordt toegepast…” (punt 64).
Het Hof concludeert derhalve “dat de houder van een Uniemerk die meent benadeeld te zijn doordat een derde zonder zijn toestemming eenzelfde teken als dit merk heeft gebruikt in advertenties en verkoopaanbiedingen die langs elektronische weg werden weergegeven voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, tegen deze derde een vordering wegens inbreuk kan instellen voor een rechtbank voor het Uniemerk van de lidstaat waar de consumenten en handelaren zich bevinden tot wie deze advertenties of verkoopaanbiedingen waren gericht, ook al heeft die derde de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoopaanbiedingen op het internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen” (punt 65).