De achtergrond van de zaak
In 2004 heeft Bullerjan GmbH met succes de inschrijving van de vorm van een oven als driedimensionaal EU-merk voor “ovens” van klasse 11 aangevraagd.
In 2011 heeft de heer Klement een vordering tot vervallenverklaring van dat merk wegens niet-gebruik ingediend op grond van artikel 51, lid 1, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Zowel de nietigheidsafdeling als de kamer van beroep van het EUIPO hebben de vordering afgewezen. Klement heeft tegen de beslissing van de kamer van beroep beroep ingesteld bij het Gerecht en daarbij aangevoerd dat het betrokken merk alleen werd gebruikt in combinatie met het onderscheidende woordelement “Bullerjan” dat op de voorkant van de ovens was aangebracht, en dat dit noodzakelijkerwijs het onderscheidend vermogen van het merk wijzigde in de vorm waarin het was ingeschreven in de zin van artikel 15, lid 1, sub a, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Het Gerecht heeft de hogere voorziening afgewezen op grond dat het op de voorzijde van de waar aangebrachte woord “Bullerjan” geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het vormmerk in de vorm waarin het is ingeschreven.
Klement heeft bij het Hof hogere voorziening ingesteld tegen de beslissing van het Gerecht en aangevoerd dat de motivering van het bestreden arrest tegenstrijdig is, aangezien het Gerecht enerzijds heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk een ongebruikelijke vorm heeft, maar anderzijds heeft bevestigd dat andere fabrikanten ovens verkopen met een zeer vergelijkbare vorm. Bovendien heeft het Gerecht enerzijds geoordeeld dat de betrokken vorm ondanks de functionaliteit ervan een groot onderscheidend vermogen heeft, terwijl het anderzijds heeft geoordeeld dat de overeenstemming tussen het betrokken merk en de door andere fabrikanten verkochte ovens het gevolg is van het feit dat deze fabrikanten een bepaalde technische uitkomst wilden verkrijgen.
Het oordeel
Het HvJEU oordeelt dat zelfs in de veronderstelling, zoals het EUIPO stelt, dat het enkele feit dat andere fabrikanten ovens op de markt brengen met een sterk overeenstemmende vorm, niet uitsluit dat de vorm van dat merk als ongebruikelijk wordt beschouwd, “het bestreden arrest niet verklaart waarom de betrokken handelskringen de vorm van het litigieuze merk opvatten als een sterke herkomstaanduiding, terwijl zij de vorm van soortgelijke ovens die door andere fabrikanten op de markt worden gebracht, als functioneel beschouwen” (punt 27).
Verder oordeelt het Hof dat niet duidelijk is waarom het feit dat andere fabrikanten ovens op de markt brengen met een vorm die sterk overeenstemt met die van het betrokken driedimensionale merk, geen invloed heeft gehad op de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk door het Gerecht (punt 28).
Onder verwijzing naar zijn arrest in de zaak Lotte/EUIPO (C-586/15) merkt het Hof op dat "[i]n het kader van de toepassing van artikel 15, lid 1, punt 2, sub a, eerste alinea, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, volgens hetwelk het gebruik van een EU-merk in een vorm die afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, zonder dat het onderscheidend vermogen daardoor wordt gewijzigd, normaal gebruik vormt, moet de vorm waarin het merk is ingeschreven [...] worden beoordeeld in het licht van het onderscheidend vermogen van het merk [...]. ) worden beoordeeld in het licht van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk, teneinde vast te stellen of dit onderscheidend vermogen wordt aangetast. In dit verband moet rekening worden gehouden met het grote of geringe onderscheidend vermogen van het bestreden merk ” (punt 29).*
Op basis hiervan concludeert het Hof dat de motivering van het arrest van het Gerecht niet duidelijk en begrijpelijk is en dat het bestreden arrest derhalve moet worden vernietigd.
* Dit arrest is slechts beschikbaar in het Duits en het Frans.