De achtergrond van de zaak

In 2007 deponeerde de Poolse onderneming BMB een gemeenschapsmodel dat een verpakking voor snoepjes voorstelt die qua uiterlijk overeenkomt met de bekende Tic Tac®-doos, maar met een etiket dat het woordelement “MIK MAKI” bevat. In 2011 heeft Ferrero (houder van de Tic Tac merken) een vordering tot nietigverklaring van het model ingesteld op basis van een merkinschrijving met rechtsgevolgen in Frankrijk voor een beeldteken dat het uiterlijk van de Tic Tac doos weergeeft. De vordering was gebaseerd op artikel 25, lid 1, sub e, van GemeenschapsmodellenverordeningVerordening [EG] nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, dat bepaalt dat een gemeenschapsmodel nietig kan worden verklaard “wanneer in een later model van een onderscheidend teken gebruik wordt gemaakt en het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, de houder van het recht op het teken het recht verleent dat gebruik te verbieden”. Vastgesteld werd dat de toepasselijke Franse wet op de intellectuele eigendom dergelijke rechten toekent aan houders van Franse merken, door te bepalen dat (onder meer) de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk kunnen worden verboden indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

De vordering werd toegewezen door de nietigheidsafdeling en de daaropvolgende beroepen bij de derde kamer van beroep en het Gerecht werden verworpen.

Voor het Hof voerde BMB een schending aan van artikel 25, lid 1, sub e, van de GemeenschapsmodellenverordeningVerordening [EG] nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen waarbij zij aanvoerde dat het Gerecht Ferrero's merk ten onrechte had gekwalificeerd als een driedimensionaal merk, geen rekening had gehouden met het feit dat, in tegenstelling tot Ferrero's merkinschrijving, het model gevuld met snoepjes is afgebeeld en onvoldoende rekening had gehouden met de verschillen tussen het merk en het model. In dit verband verwees BMB naar een uitspraak van de Tribunalde grande instance de Paris, waarin werd geoordeeld dat een model met dezelfde kenmerken als BMB's model geen inbreuk maakte op Ferrero's merkinschrijving, aangezien het model, net als BMB's model, geen rechte hoeken had, afgeronde hoeken had en een etiket bevatte met, in dat geval, de woorden “Pick Up”.

Het oordeel

Met betrekking tot de onjuiste kwalificatie door het Gerecht van het ingeroepen merk als “driedimensionaal” merk in plaats van als beeldmerk, oordeelt het Hof dat dit een feitelijke vaststelling is waarvan het Hof de geldigheid niet kan onderzoeken in het kader van een hogere voorziening, tenzij het Gerecht de feiten onjuist heeft opgevat. Bovendien oordeelt het Hof dat ondanks de kwalificatie van het merk als driedimensionaal, het niettemin duidelijk is dat het Gerecht zijn beoordeling heeft gebaseerd op het merk zoals ingeschreven.

Het Hof oordeelt voorts dat, anders dan BMB betoogt, het Gerecht wel degelijk rekening heeft gehouden met BMB's argument dat het model een verpakking gevuld met snoepjes voorstelt, maar dit argument heeft verworpen op grond dat dit “geen relevant punt van visuele vergelijking kan vormen, aangezien het litigieuze model enkel is ingeschreven voor de doos of verpakking van deze snoepjes en [...] het duidelijk is dat de oudere internationale inschrijving ook was ingeschreven voor een vulling met snoepjes” (punt 35). Het Hof oordeelt dat BMB's argument dus “in werkelijkheid niet meer is dan een verzoek om heronderzoek van het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift, waartoe het Hof niet bevoegd is” (punt 36).

Iets soortgelijks geldt voor de klacht van BMB dat het Gerecht onvoldoende rekening heeft gehouden met de verschillen tussen het merk en het model, zoals de afgeronde randen in het model en het woordelement 'MIK MAKI' op het etiket. Het Hof oordeelt dat het bij de beoordeling van dit argument een nieuwe beoordeling moet geven van de beoordeling van de feiten door het Gerecht, die, behoudens verdraaiing van de feiten, geen rechtsvraag vormt die door het Hof in hogere voorziening kan worden getoetst.

Wat de verwijzing naar het arrest van de regionale rechtbank van Parijs betreft, oordeelt het Hof dat dit de rechtsprekende instanties van het EUIPO in een nietigheidsprocedure niet kan binden, aangezien noch de partijen noch het voorwerp van deze procedures identiek zijn.