De achtergrond van de zaak
Deze zaak betrof een gevoegd EU-merkengeschil met betrekking tot vier reeksen oppositieprocedures tussen Tulliallan Burlington Ltd. (“Tulliallan Burlington”) en Burlington Fashion GmbH (“Burlington Fashion”). (“Tulliallan Burlington”) en Burlington Fashion GmbH (“Burlington Fashion”).
Het geschil tussen Tulliallan Burlington en Burlington Fashion is gerezen naar aanleiding van de aanvraag van laatstgenoemde van november 2008 en november 2009 tot inschrijving van het woordmerk “BURLINGTON” en andere beeldmerken als EU-merk in de klassen 3, 14, 18 en 25. Tulliallan Burlington heeft oppositie ingesteld met betrekking tot de waren van de klassen 3, 14 en 18, op basis van het woordmerk “BURLINGTON”, “BURLINGTON ARCADE” en andere Britse en EU-beeldmerken van Tulliallan Burlington UK.
De oppositiegronden waren gebaseerd op artikel 8, lid 1, onder b), en leden 4 en 5, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Zowel de vierde kamer van beroep van het EUIPO als het Gerecht wezen de aangevoerde grond van Tulliallan Burlington af, waardoor de beslissing van de oppositieafdeling werd vernietigd.
Met haar hogere voorziening verzocht Tulliallan Burlington het Hof om vernietiging van de arresten van het Gerecht, waarbij het Gerecht haar beroepen tot vernietiging van de vier beslissingen van de vierde kamer van beroep had verworpen. De middelen in hogere voorziening omvatten voornamelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5 van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, in verband met de oppositie op basis van de reputatie van het oudere merk en op basis van verwarringsgevaar.
Het oordeel
Met betrekking tot artikel 8, lid 5, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk herinnert het Hof eerst aan de vaste rechtspraak en herhaalt het dat de voorwaarden van dat artikel cumulatief zijn. Om de aanvraag te kunnen uitsluiten, hoeft slechts te worden vastgesteld dat aan een van de voorwaarden niet is voldaan: “ten eerste moet er een verband zijn tussen de oudere merken en de aangevraagde merken, ten tweede moet het oudere merk dat bij de oppositie wordt ingeroepen bekendheid hebben, en ten derde moet het gevaar bestaan dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.” (punt 66).
Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot bovengenoemd onderdeel van artikel 8, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Door de ingestelde oppositie af te wijzen op grond dat er geen bewijs was geleverd dat er sprake was van een vermindering van de “aantrekkingskracht” van het oudere merk. Het gebruik van dergelijke “dubbelzinnige verwijzingen” kon niet aantonen dat er geen gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (punt 81). Bovendien hebben de drie soorten inbreuken als bedoeld in artikel 8, lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk geen betrekking op de “commerciële aantrekkingskracht” van de door een ouder merk aangeduide plaats (punt 84).
Wat het derde middel betreft, dat betrekking heeft op artikel 8, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, oordeelt het Hof dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zich te baseren op Praktiker (C-418/02), waaruit volgt dat de soortgelijkheid tussen de aangevraagde waren en de detailhandelsdiensten waarop de oudere merkinschrijving betrekking heeft, niet kan worden vastgesteld bij gebreke van een specifieke aanduiding van de waren waarop deze diensten betrekking hebben. Ten eerste heeft het Praktiker-arrest , in lijn met de overwegingen in het arrest EUIPO/Cactus (C-501/18 P), geen betrekking op de merkinschrijvingen die zijn ingeschreven vóór de datum van dat arrest (punt 133). Dit brengt mee dat drie oudere Britse merken van Tulliallan Burlington niet vallen onder het vereiste dat de te koop aangeboden waren nauwkeurig moeten aangeven op welke diensten zij betrekking hebben. In de tweede plaats kan uit het arrest Praktiker niet worden afgeleid dat “deze oppositiegrond meteen kan worden afgewezen door eenvoudigweg te stellen dat er geen enkele specifieke aanduiding is van de waren waarop de onder het oudere merk aangeboden detailhandelsdiensten betrekking kunnen hebben.” (punt 134).
Het Hof oordeelt dat het oudere merk hierdoor geen oppositie kan instellen tegen latere aanvragen voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten. Hierdoor heeft het oudere merk geen onderscheidend vermogen, ook al is het oudere merk niet nietig verklaard op de gronden die zijn vastgesteld in de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Door middel van een verzoek om bewijs van normaal gebruik van het oudere merk in de zin van artikel 42, lid 2, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, is het bovendien mogelijk “om middels een verzoek tot verkrijging van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in de zin van artikel 42, lid 2, van Merkenverordening 207/2009 te bepalen op welke waren de diensten waarvoor het oudere merk is gebruikt precies betrekking hebben, en om dus overeenkomstig de laatste zin van dat lid bij het onderzoek van de oppositie alleen met deze waren rekening te houden” (Punt 136).