De achtergrond van de zaak
In 2011 heeft Lionel Adrés Messi Cuccittini (hierna: “Messi”) een Europese beeldmerkinschrijving met zijn naam voor de klassen 9, 25 en 28 ingediend. De Spaanse merkhouder Jaime Masferrer Coma heeft oppositie ingesteld tegen het merk van Messi op grond van zijn oudere Europese merk “MASSI” dat voor dezelfde waren was ingeschreven. Op 18 mei 2012 werden de merkrechten van “MASSI” overgedragen aan interveniënte J.M.-E.V.
In 2013 wees de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie toe voor alle betrokken waren (punt 13). Ook de kamer van beroep bevestigde de bevinding van de oppositieafdeling, waarin zij concludeerde dat er gevaar voor verwarring van de merken bestond doordat de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken visueel en fonetisch vrijwel identiek zijn en een begripsmatig onderscheid slechts door een deel van het relevante publiek zal worden gemaakt.
Het bovenstaande leidde tot het beroep van Messi bij het Gerecht van de Europese Unie tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO. Het Gerecht oordeelde dat de bekendheid van Messi de visuele en fonetische overeenkomsten tussen “MESSI” en “MASSI” teniet deed en verwarringsgevaar uitsloot. Het EUIPO en J.M.-E.V. hebben hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht.
Het oordeel
In deze zaak verwerpt het Hof beide beroepen van het EUIPO en J.M.-E.V. Daarbij oordeelt het Hof dat het Gerecht niet blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de mogelijke reputatie van de persoon die om inschrijving van zijn naam verzoekt, te beschouwen als een van de relevante factoren bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, voor zover zijn reputatie van invloed kan zijn op de perceptie van het merk door het publiek (zie C-51/09 P Becker/Harman International Industries). De reputatie van Messi is dus een relevante factor voor de vaststelling van een begripsmatig verschil tussen de term “MESSI” en de term “MASSI”.
Verder verwerpt het Hof het argument van J.M.-E.V. dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zich te baseren op feiten en bewijzen die voor het eerst voor het Gerecht zijn aangevoerd. Het Hof merkt op dat de bekendheid van Messi reeds aan de orde is geweest in de procedure in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, en in het bijzonder met betrekking tot de mogelijkheid dat de begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de visuele en fonetische overeenstemmingen van deze tekens neutraliseren. Het Gerecht in eerste aanleg, waartegen hogere voorziening is ingesteld, heeft herhaald dat de bekendheid van de voetballer Messi van dien aard is dat het, bij gebreke van concrete aanwijzingen voor het tegendeel, niet mogelijk is dat de gemiddelde consument die met het teken MESSI wordt geconfronteerd, eraan voorbijgaat dat dit teken verwijst naar de naam van de beroemde voetballer en het hoofdzakelijk opvat als een merk voor onder meer dergelijke waren. Bovendien herinnert het Hof eraan dat de loutere vermelding van algemeen bekende feiten niet als nieuw kan worden beschouwd (C-88/11 P Electronics/OHIM) (punt 73).
Ten slotte is het Hof van oordeel dat het argument van J.M.-E.V. dat het Gerecht zich niet kon baseren op de rechtspraak van het Hof in zaak C-361/04 P , Picasso e.a./Commissie van de Europese Gemeenschappen, op een onjuiste lezing van het arrest berust. Na te hebben vastgesteld dat de tekens begripsmatig verschillen, mocht het Gerecht de rechtspraak toepassen.