De achtergrond van de zaak
In 2014 heeft de China Construction Bank Corp. (“CCB”) een aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk “CCB” ingediend voor diensten van klasse 36 voor onder meer financieringsdiensten. Groupement des cartes bancaires heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk. De oppositie was gebaseerd op oudere rechten, waaronder het beeldmerk “CB”. De aangevoerde gronden waren die van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.
Zowel de oppositieafdeling van het EUIPO als de eerste kamer van beroep waren van mening dat er verwarringsgevaar bestond. De eerste kamer van beroep van het EUIPO was van oordeel dat het relevante Franse publiek als gevolg van het gebruik van het oudere merk dit merk identificeert als een verwijzing naar “CB”-kaarten, rekening houdend met het feit dat de vierde kamer van beroep van het EUIPO eerder had vastgesteld dat het woordmerk CB in Frankrijk bekend staat om diensten van klasse 36. Gelet op de identiteit van de door de conflicterende tekens aangeduide diensten, de overeenstemming van deze tekens en de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk, werden de verschillen tussen de conflicterende tekens en het bovengemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek niet voldoende geacht om verwarringsgevaar uit te sluiten.
Het bij het Gerecht ingestelde beroep werd verworpen. Het Gerecht oordeelde dat de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van een merk relevant kunnen zijn voor de identificatie van het dominerende bestanddeel van de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen. Het concludeerde dat de kamer van beroep derhalve bij de vergelijking van de conflicterende tekens hoofdzakelijk rekening mocht houden met dit bestanddeel van het oudere merk.
In haar hogere voorziening stelt CCB dat 1) het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens rekening te houden met de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en 2) zijn oordeel dat het oudere merk bekend is op financieel, monetair en bancair gebied, niet heeft gemotiveerd.
Het oordeel
Het Hof oordeelt, onder verwijzing naar de vaste rechtspraak, dat het bestaan van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, “dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval” (punt 54). “Die factoren omvatten onder meer de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van dat merk.” (punt 55).
Het Hof verwijst naar Equivalenza Manufactory (C-328/18) en herinnert eraan dat het onderzoek naar de overeenstemming van de conflicterende tekens “bestaat uit een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking die gebaseerd is op de totaalindruk die deze tekens in het licht van hun intrinsieke kwaliteiten in het geheugen van het relevante publiek achterlaten”. Overwegende dat “het onderscheidend vermogen van het oudere merk betrekking heeft op de geschiktheid van dit merk om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en deze waren en diensten dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen” (punt 56).
Het Hof preciseert dat, anders dan bij de factor van de overeenstemming van de betrokken tekens, bij de factor van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk geen sprake is van een vergelijking van een aantal tekens, maar alleen van het oudere merk. “Zelfs indien het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft wegens de bekendheid ervan, kan op basis van die omstandigheid niet worden vastgesteld of, en zo ja in welke mate, dat merk visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemt met het aangevraagde merk.” Het Hof concludeert dan ook dat het rechtens onjuist is om de overeenstemming van tekens te beoordelen in het licht van de bekendheid van het oudere merk (punt 58).
Hoewel de identificatie van het dominerende bestanddeel van een teken relevant kan zijn voor de vergelijking van de conflicterende tekens, volgt volgens het Hof “daaruit nog niet volgt dat de bekendheid en de mate van onderscheidend vermogen van dat teken, die betrekking hebben op het teken in zijn geheel, het mogelijk maken te bepalen welk bestanddeel van dat teken domineert in de perceptie van het relevante publiek”. “Verordening nr. 207/2009 kan niet aldus worden begrepen dat de bekendheid of het grote onderscheidend vermogen van een merk kan leiden tot de vaststelling dat een van de bestanddelen van dit merk domineert ten opzichte van een ander bestanddeel ervan bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens.” (punt 61 en 62).
Het Hof concludeert derhalve dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO uit de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk mocht afleiden dat het zou worden opgevat als het woordbestanddeel CB, dat dit woordbestanddeel dus overheersend was en dat het op zijn beurt de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens moest domineren.
Met betrekking tot het tweede middel oordeelt het Hof dat “motivering van een arrest van het Gerecht zijn redenering duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, zodat de belanghebbenden kennis kunnen nemen van de rechtvaardigingsgronden voor de genomen beslissing en het Hof zijn rechterlijke controle kan uitoefenen” en “De vraag of de motivering van een arrest van het Gerecht tegenstrijdig dan wel ontoereikend is, is een rechtsvraag die in het kader van een hogere voorziening kan worden opgeworpen.” (punt 67).
Het Hof concludeert dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het oudere merk voor diensten met betrekking tot “financiële zaken”, “monetaire zaken” en “bankwezen” niet heeft onderzocht, maar enkel heeft verwezen naar de bekendheid die het oudere merk genoot in een specifieke subcategorie. CCB heeft terecht aangevoerd dat het bestaan van het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk voor diensten in verband met bankkaartbetalingen geenszins verklaart waarom het oudere merk in het algemeen een groot onderscheidend vermogen heeft op het gebied van financiële, monetaire en bancaire diensten die door dat merk worden aangeduid (punten 69 tot en met 71). Aangezien dit motiveringsgebrek ook de globale beoordeling van het verwarringsgevaar schendt, wordt dit middel door het Hof van Justitie toegewezen (punten 68 tot en met 77).