De achtergrond van de zaak

In 2009 heeft de Duitse vennootschap VM Vermögens-Management (“VM”) een aanvraag tot inschrijving van het woordteken “Vermögensmanufaktur” als EU-merk ingediend voor diensten van de klassen 35 en 36 onder de Nice-klassen “reclame, bedrijfsbeheer, vermogensbeheer en financieel advies”. Het merk werd in mei 2011 ingeschreven.

In 2012 vorderde DAT Vermögensmanagement nietigverklaring van dit merk voor alle diensten waarvoor het was ingeschreven op grond van artikel 7, lid 1, sub b (geen onderscheidend vermogen) en c (beschrijvend karakter), van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

Nadat de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring had afgewezen, oordeelde de vijfde kamer van beroep echter dat het litigieuze merk beschrijvend was en onderscheidend vermogen miste, en verklaarde zij het merk nietig voor de diensten van de klassen 35 en 36.

VM stelde daarop beroep in bij het Gerecht en diende na de instelling van dat beroep een verklaring in (hierna: “de verklaring van 2016”) op grond van artikel 28, lid 8, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk waarin werd voorzien in een overgangsperiode na IP Translator (C-307/10), waarin VM aangaf welke diensten zij voornemens was te dekken ten tijde van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. VM betoogde dat de inschrijving van het bestreden merk, en dus de bestreden beslissing, alleen betrekking had op de algemene aanduidingen van de posten van de klassen 35 en 36 van de Overeenkomst van Nice, en niet op de diensten die krachtens de verklaring van 2016 waren toegevoegd. Het Gerecht wees dit argument af, waarna VM beroep instelde bij het HvJEU.

Het oordeel

Het HvJEU oordeelt dat overeenkomstig de benadering in punt IV, eerste alinea, van mededeling nr. 4/03 en punt V van mededeling nr. 2/12 het gebruik van alle algemene aanduidingen die in de rubriek van een bepaalde klasse zijn opgenomen, een aanspraak vormt op alle waren of diensten die tot deze bepaalde klasse behoren. Het Hof merkt verder op dat artikel 28, lid 8, van Merkenverordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij Merkenverordening 2016/2424Verordening [EU] 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk en tot wijziging van Verordening [EG] nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening [EG] nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening [EG] nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te betalen taksen [merken, tekeningen en modellen], bepaalt dat merken waarvoor geen aangifte is gedaan, vanaf 24 september 2016 worden geacht alleen betrekking te hebben op waren of diensten die duidelijk vallen onder de letterlijke betekenis van de in de rubriek van de betrokken klasse opgenomen aanduidingen. Het Hof oordeelt dat dit betekent dat “de bescherming die het betwiste merk genoot op de datum waarop het werd ingeschreven reeds de diensten omvatte waarop de verklaring van 2016 betrekking had” (punt 49) en dat “de verklaring van 2016 er dus niet toe strekte nieuwe diensten onder de bescherming van het betwiste merk te brengen” (punt 50). Hoewel de bestreden beslissing is vastgesteld vóór de verklaring van 2016, had zij dus betrekking op alle diensten van de klassen 35 en 36, met inbegrip van de diensten waarop de verklaring van 2016 betrekking had.