De achtergrond van de zaak
Het Duitse bedrijf ÖKÖ-Test Verlag is gespecialiseerd in het beoordelen en testen van consumentenproducten en geeft in Duitsland een tijdschrift uit waarin de resultaten van zijn tests worden vermeld. De tests zijn gebaseerd op bepaalde wetenschappelijke parameters en worden geselecteerd zonder toestemming van de fabrikant.
ÖKÖ-Test Verlag is de houder van een EU-merk en een Duits nationaal merk, die beide bestaan uit een teken dat een kwaliteitslabel voor geteste producten voorstelt. Beide merken zijn ingeschreven als individuele merken voor “drukwerken en diensten in verband met het uitvoeren van tests en het verstrekken van consumenteninformatie”. Op basis van deze merken sluit ÖKÖ-Test Verlag licentieovereenkomsten met fabrikanten, zodat zij het kwaliteitslabel op de verpakking van geteste producten kunnen aanbrengen.
In 2005 sloot ÖKÖ-Test Verlag een licentieovereenkomst met Dr. Liebe, een bedrijf dat zich bezighoudt met de handel in tandpasta's, waardoor het kwaliteitslabel mocht worden gebruikt voor een van de tandpasta's van Dr. Liebe die als 'zeer goed' was getest. In 2014 kwam ÖKÖ-Test Verlag erachter dat Dr. Liebe het kwaliteitslabel ook gebruikte voor een tandpasta die anders was dan de tandpasta die in 2005 was getest. ÖKÖ-Test Verlag beweerde dat Dr. Liebe daarmee inbreuk maakte op de merkrechten van het kwaliteitslabel en stelde een vordering wegens inbreuk in bij het Landgericht Düsseldorf . Deze rechtbank wees de inbreukprocedure toe en verwierp het argument van Dr. Liebe dat zij het kwaliteitslabel gebruikte voor andere waren en diensten dan die waarvoor het kwaliteitslabel was ingeschreven. In hoger beroep tegen deze beslissing heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf het Hof van Justitie vragen gesteld. De verwijzende rechter vroeg of de houder van een individueel merk dat als kwaliteitslabel dient, zich krachtens artikel 5, lid 1, sub a en b, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan verzetten tegen het aanbrengen ervan door een derde op een waar die niet gelijk is aan of soortgelijk is aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Met betrekking tot artikel 5, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten wilde de verwijzende rechter weten of het begrip reputatie vereist dat het relevante publiek weet dat het kwaliteitslabel als merk is ingeschreven.
Het oordeel
Het Hof herhaalt allereerst dat volgens artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten een vergelijking moet worden gemaakt tussen de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de waren of diensten “waarvoor” het litigieuze teken wordt gebruikt. Onder verwijzing naar Adam Opel (C-48/05) herinnert het Hof er verder aan dat de waren of diensten “in relatie tot” de derde die het bestreden teken gebruikt, de waren of diensten zijn die door deze derde in de handel worden gebracht of worden geleverd. Hoewel het Hof erkent dat het in de zaken Daimler (C-179/15) en BMW ( C-63/97) een uitzondering op dit beginsel heeft aanvaard, benadrukt het Hof dat deze uitzondering alleen geldt wanneer de derde het teken gebruikt om de waren van de merkhouder te identificeren “wanneer de door de derde verrichte diensten die waren betreffen. In een dergelijk geval wordt dit teken immers gebruikt om de herkomst te identificeren van de waren waarop die diensten betrekking hebben en bestaat er een bijzonder en onlosmakelijk verband tussen de door het merk aangeduide waren en die diensten” (punt 31), met name wanneer de derde het teken gebruikt “om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd of specialist in die waren is” (punt 32). Het Hof oordeelt dat “afgezien van die specifieke situatie moeten artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 evenwel aldus worden uitgelegd dat ze zien op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven” (punt 31).
Bij toepassing van deze beginselen is het Hof van oordeel dat er geen aanwijzingen zijn dat Dr. Liebe zich presenteert als specialist op het gebied van het testen van producten of dat er een specifiek en onlosmakelijk verband bestaat tussen het in de handel brengen van tandpasta en de economische activiteit van ÖKÖ- Test Verlag. Bijgevolg is het Hof van oordeel dat Dr. Liebe het kwaliteitslabel alleen voor tandpasta's gebruikt en dus niet voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het kwaliteitslabel wordt beschermd in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
Met betrekking tot het argument dat een dergelijke uitlegging de bescherming van individuele merken bestaande uit een kwaliteitslabel te zeer zou beperken, merkt het Hof op dat Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk en Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie ook voorzien in de mogelijkheid om een teken als certificeringsmerk in te schrijven, dat, in tegenstelling tot een individueel merk, wel dient om de waren of diensten die door de merkhouder zijn gecertificeerd met betrekking tot de kwaliteit, te onderscheiden van waren en diensten die niet aldus zijn gecertificeerd.
In het licht van deze overwegingen oordeelt het Hof dat “artikel 9, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen niet ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven” (punt 43).
Met betrekking tot artikel 5, lid 2, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dat niet vereist dat de waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, herinnert het Hof er onder verwijzing naar PAGO International (C-301/07) aan dat de door deze bepaling vereiste mate van bekendheid moet worden geacht te zijn bereikt wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek tot wie de merkhouder zich richt, in casu het publiek waarop ÖKÖ- Test Verlag zich richt met zijn consumenteninformatie en tijdschrift. Het Hof oordeelt verder dat het niet vereist is dat het relevante publiek weet dat het kwaliteitsmerk een geregistreerd merk is. Het is voldoende dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek het keurmerk kent.