De achtergrond van de zaak

In een oppositieprocedure voor het Zweedse merkenbureau, het Patent- och registreringsverket (hierna: “PRV”), die was gericht tegen de aanvraag tot inschrijving van het teken ROSLAGSÖL, beriep opposante zich op een inschrijving van een beeldmerk bestaande uit de woordelementen “Roslags Punsch”, geschreven met een schuine krulhand. Bij de inschrijving was een disclaimer gevoegd waarin stond dat de “inschrijving geen exclusief recht op het woord ‘RoslagsPunsch’ verleent”. De disclaimer was op verzoek van de PRV toegevoegd als voorwaarde voor inschrijving van het merk, omdat de term “Roslags” verwijst naar een regio in Zweden en de term “Punsch” een van de waren beschrijft waarop de inschrijving betrekking heeft, namelijk punch. Volgens het Zweedse merkenrecht is een dergelijke uitsluiting van bescherming van een bestanddeel van een merkregistratie mogelijk wanneer een merk een bestanddeel bevat dat op zichzelf niet kan worden ingeschreven en er een duidelijk risico bestaat dat de inschrijving onzekerheid doet ontstaan over de omvang van het uitsluitende recht.

De PRV wees de oppositie toe op basis van verwarringsgevaar, aangezien de waren identiek of soortgelijk waren (alcoholische dranken versus alcoholvrije dranken en bieren) en beide merken begonnen met het woordelement “Roslags”, dat werd beschouwd als een dominant element in beide tekens. Deze beslissing werd in hoger beroep vernietigd, waarna de PRV in beroep ging bij het Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svea Hof van Beroep, Octrooi- en Markthof, Stockholm Zweden). Deze rechtbank heeft het Hof van Justitie vragen gesteld over de verenigbaarheid van de Zweedse bepalingen inzake disclaimers met artikel 4, lid 1, onder b), van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, indien deze tot gevolg zouden hebben dat “een bestanddeel van een samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse” (ondertekeningen)

Het oordeel

Het Hof oordeelt dat het de lidstaten in beginsel vrijstaat om in hun nationale recht bepalingen op te nemen op grond waarvan bij de inschrijving disclaimers kunnen worden ingeschreven, op voorwaarde evenwel dat deze disclaimers geen afbreuk doen aan het nuttig effect van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, in het bijzonder aan de bescherming die aan houders van oudere merken wordt geboden tegen de inschrijving van merken die bij consumenten of eindgebruikers verwarringsgevaar kunnen doen ontstaan (punt 37). Bovendien “mogen de gevolgen van dergelijke verklaringen niet ertoe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan de door richtlijn 2008/95 nagestreefde doelstellingen, die in de overwegingen 8 en 10 ervan in herinnering worden gebracht en die erin bestaan te verzekeren dat de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden en ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten” (punt 38).

Na een samenvatting te hebben gegeven van de vaste rechtspraak betreffende de beoordeling van het verwarringsgevaar, oordeelt het Hof dat “een verklaring van afstand waarin het nationale recht voorziet en die als gevolg heeft dat een bestanddeel van een samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft, wegens het beschrijvende of niet-onderscheidende karakter ervan wordt uitgesloten van de analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, onverenigbaar is met de vereisten van die bepaling.” (punt 46). Het Hof merkt in het bijzonder op dat het onderscheidend vermogen van een merk “moet de vraag of het teken in staat is om de waren of diensten waarvoor het als merk werd ingeschreven, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, worden beoordeeld op grond van het teken in zijn geheel, en dus in het licht van al zijn bestanddelen. Indien bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk een van de bestanddelen ervan buiten beschouwing wordt gelaten, kan dit dus de omvang van de bescherming van dit merk beïnvloeden.” (punt 51).

Het Hof vervolgt dat hetzelfde geldt voor een in het nationale recht voorziene disclaimer die tot gevolg heeft dat bij voorbaat en permanent een beperkt belang wordt toegekend aan een bestanddeel van een samengesteld merk bij de analyse van het verwarringsgevaar. Hoewel het Hof erkent dat “beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld merk, ongeacht of zij het voorwerp uitmaken van een verklaring van afstand als in het hoofdgeding, over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van de overeenstemming tussen de tekens dan bestanddelen met een zeer groot onderscheidend vermogen” (punt 53), wordt benadrukt dat de “de afzonderlijke beoordeling van elk teken voor de vaststelling van de erdoor opgeroepen totaalindruk, zoals vereist volgens de vaste rechtspraak van het Hof, moet worden verricht op basis van de specifieke omstandigheden van het concrete geval, en niet kan worden aangenomen dat daarbij algemene vermoedens gelden” (punt 54). Hoewel het feit dat een teken op een zwak onderscheidend of beschrijvend element samenvalt met een ouder merk weliswaar niet vaak zal leiden tot de vaststelling dat er verwarringsgevaar bestaat, “kan bovendien, gelet op de onderlinge samenhang van de relevante factoren, niet bij voorbaat en in ieder geval worden uitgesloten dat er verwarringsgevaar bestaat” (punt 55).

Het Hof oordeelt dat aan deze uitlegging niet kan worden afgedaan door de omstandigheid dat het element dat wordt genoemd in de disclaimer die in het hoofdgeding aan de orde is, naar nationaal recht en wegens zijn beschrijvende karakter is uitgesloten van de bescherming die aan een ingeschreven merk wordt verleend. In dit verband benadrukt het Hof dat de vaststelling van verwarringsgevaar uitsluitend leidt tot de bescherming van “een bepaalde combinatie van elementen”, en niet tot de bescherming van een beschrijvend element dat “als zodanig” deel uitmaakt van deze combinatie. “De houder van een samengesteld merk kan derhalve in elk geval geen aanspraak maken op een uitsluitend recht op louter een bestanddeel van dit merk, ongeacht of dit bestanddeel het voorwerp uitmaakt van een in het nationale recht geregelde verklaring van afstand” (punt 58).

Het Hof concludeert dat “artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk, waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.” (punt 62).