De achtergrond van de zaak
Voorwerp van de zaak is de geldigheid van het woord- en beeldmerk BBQLOUMI, dat als EU-merk is ingeschreven voor - onder meer - zuivelproducten en zuivelvervangers (klasse 29, 30, 43). Meer specifiek, overeenstemmend met de beschrijving: kaas.
Op 12 november 2014 heeft de Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus genaamd Halloumi (“The Halloumi Foundation”) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van bovengenoemd merk op basis van hun collectieve EU-merk HALLOUMI, dat is ingeschreven voor zuivelproducten en ook overeenkomt met de beschrijving kaas.
Het EUIPO wees de oppositie af op grond dat er geen gevaar voor verwarring bestond tussen BBQLOUMI en het oudere collectieve merk HALLOUMI. Zowel de kamer van beroep als het Gerecht bevestigden de beslissing van de oppositieafdeling. Het Gerecht heeft geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar kon bestaan, aangezien het bestaan van een geringe visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming - in het geval van een ouder merk met een beschrijvende betekenis en dus met een zwak onderscheidend vermogen - niet volstaat om het bestaan van verwarringsgevaar vast te stellen.
Het oordeel
Het Hof oordeelt onder verwijzing naar The Tea Board (C-673/15 P - C-676/15 P) en Der Grüne Punkt ( C-143/19 P) dat wanneer een ouder merk een collectief merk is waarvan de wezenlijke functie overeenkomstig artikel 66, lid 1, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging te onderscheiden van die van andere ondernemingen, het verwarringsgevaar op dezelfde wijze moet worden toegepast als voor individuele merken: het verwarringsgevaar is het risico dat het publiek zou kunnen menen dat de waren of diensten waarop het oudere merk en het aangevraagde merk betrekking hebben, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder is van dat merk of van ondernemingen die economisch verbonden zijn met die leden, of van die vereniging (punt 64).
Hieruit volgt dat in geval van een oppositie op basis van een collectief merk rekening moet worden gehouden met de wezenlijke functie van collectieve merken om te begrijpen wat moet worden verstaan onder “verwarringsgevaar” in de zin van artikel 8, lid 1, van deze verordening. Dit betekent echter niet dat de criteria met betrekking tot individuele EU-merken niet van toepassing zijn op gevallen betreffende een ouder collectief merk (punt 65). Geen van de kenmerken van collectieve EU-merken rechtvaardigt immers dat voor een oppositie op basis van een dergelijk merk wordt afgeweken van de uit de EU-rechtspraak voortvloeiende beoordelingscriteria inzake verwarringsgevaar (punt 66).
Verder is het argument van de houder van het collectieve merk dat het vereiste van onderscheidend vermogen anders moet worden beoordeeld wanneer het oudere merk een collectief EU-merk is, door het Gerecht verworpen. Het Hof merkt op dat het vereiste van onderscheidend vermogen ook geldt voor collectieve EU-merken. De artikelen 67 tot en met 74 van de verordening, die betrekking hebben op collectieve EU-merken, bevatten geen andersluidende bepalingen. Bijgevolg moeten deze merken hoe dan ook onderscheidend vermogen hebben, hetzij intrinsiek, hetzij door het gebruik ervan.
Het Hof vervolgt dat zelfs wanneer een vereniging de inschrijving als collectief EU-merk aanvraagt van een teken dat een geografische herkomst kan aanduiden, zij ervoor moet zorgen dat dit teken elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het Hof merkt op dat artikel 66, lid 2, van de verordening geen uitzondering vormt op het vereiste van onderscheidend vermogen. Deze bepaling staat weliswaar toe dat, in afwijking van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, tekens die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van waren of diensten, als collectieve EU-merken worden ingeschreven, maar staat daarentegen niet toe dat de aldus ingeschreven tekens elk onderscheidend vermogen missen (punt 73).
Vervolgens stelt het Hof vast dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk HALLOUMI te beoordelen en deze factor te betrekken bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar (punt 75).
Wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, verklaart het Hof - in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof - dat een globale beoordeling moest worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren en de onderlinge samenhang daartussen.
Aldus oordeelt het Hof dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door uit te gaan van de premisse dat bij een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen het bestaan van verwarringsgevaar moet worden uitgesloten zodra duidelijk is dat de overeenstemming van de conflicterende merken op zich niet volstaat om verwarringsgevaar vast te stellen. Hieruit volgt dat dit arrest van het Gerecht onjuist was, aangezien het zwakke onderscheidend vermogen van een ouder merk het bestaan van verwarringsgevaar niet uitsluit. Derhalve diende het Gerecht te onderzoeken of de geringe mate van overeenstemming van de conflicterende merken wordt gecompenseerd door een grotere mate van overeenstemming of zelfs identiteit van de door deze merken aangeduide waren (punten 81 en 82). Het Gerecht heeft dus niet voldaan aan het vereiste van een globale beoordeling waarbij de onderlinge samenhang van de relevante factoren in aanmerking wordt genomen en naar behoren in aanmerking wordt genomen.
Ten slotte vernietigt het Hof het arrest en verwijst het de zaak terug naar het Gerecht voor verder onderzoek naar het bestaan van verwarringsgevaar.