De achtergrond van de zaak
In 2015 diende Gömböc Kft. een aanvraag in voor de inschrijving van een nationaal Hongaars driedimensionaal merk voor decoratieve artikelen en speelgoed. Het teken werd voorgesteld door een afbeelding in één beeld van een homogeen steenachtig voorwerp. Dit voorwerp is voor het publiek in Hongarije herkenbaar als een populair gadget dat de eigenschap heeft om altijd in dezelfde positie te vallen, wat blijkbaar een wiskundige ontdekking is. Het Hongaarse Bureau voor Intellectuele Eigendom weigerde registratie van de aanvraag op grond van het feit dat de vorm van het goed noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen.
Nadat de beroepen in eerste en tweede aanleg waren verworpen, stelde Gömböc Kft. beroep in bij de Kúria (Hooggerechtshof van Hongarije). Het Hooggerechtshof van Hongarije heeft drie prejudiciële vragen gesteld en het Hof van Justitie verzocht om verduidelijking van de uitlegging van de uitsluitingsgronden voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en die aan de waar een wezenlijke waarde verleent (artikel 3, lid 1, sub e-ii en iii, Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten).
Het oordeel
De eerste vraag is of bij de beoordeling van artikel 3, lid 1, sub e-ii, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, rekening moet worden gehouden met andere informatie dan de grafische voorstelling, zoals de perceptie van het publiek. In dit verband herinnert het Hof eraan dat de inschrijving van een driedimensionaal teken als merk moet worden geweigerd wanneer de ‘wezenlijke kenmerken’ van de vorm een technische functie vervullen. Het Hof merkt op dat de bevoegde autoriteit eerst de wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken moet identificeren en vervolgens moet bepalen of deze kenmerken overeenkomen met een technische functie van de waar (punt 28).
Onder verwijzing naar Lego Juris (C-48/09 P) stelt het Hof vast dat de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken in beginsel moet beginnen met de beoordeling van de grafische voorstelling van het teken, maar dat ook andere informatie, zoals de vermoedelijke perceptie van het relevante publiek, kan worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken vast te stellen, zij het niet als beslissende factor (punten 29 tot en met 31).
Wat de tweede stap van de analyse betreft, namelijk de vaststelling of deze kenmerken een technische functie van het betrokken product vervullen, oordeelt het Hof dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e-ii, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten “kan worden toegepast wanneer de grafische voorstelling van de vorm van het product slechts een gedeeltelijk beeld van die vorm geeft, voor zover het zichtbare deel van deze vorm noodzakelijk is om voor dit product een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen maar op zich daartoe niet volstaat” (punt 32). Derhalve kunnen aanvullende kenmerken die verband houden met de functie van de betrokken goederen in aanmerking worden genomen (punt 33). De vaststelling van de technische functies van het goed moet gebaseerd zijn op informatie uit objectieve en betrouwbare bronnen, maar mag niet de perceptie van het relevante publiek omvatten (punten 34 tot en met 36).
De tweede vraag gaat over de vraag of de vaststelling dat de vorm een wezenlijke waarde aan het goed geeft, alleen kan worden gebaseerd op de perceptie en kennis van het relevante publiek.
Alvorens deze vraag te beantwoorden, overweegt het Hof het volgende: “de toepassing van deze weigeringsgrond berust dus op een objectieve analyse die ertoe strekt aan te tonen dat de betrokken vorm wegens de eigen kenmerken ervan een dermate grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden van dat voordeel aan één enkele onderneming de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt zou verstoren.” (punt 40). “Bijgevolg mag de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 alleen worden toegepast voor zover aan de hand van objectief en betrouwbaar bewijs wordt aangetoond dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald door een of meerdere kenmerken van de vorm waaruit het teken uitsluitend bestaat” (punt 41).
Het Hof overweegt verder dat “de kenmerken van het product die geen verband houden met de vorm ervan, zoals de technische kwaliteiten of de bekendheid ervan, zijn daarentegen niet relevant” (punt 42). Verderop in het arrest breidt het Hof de lijst uit van omstandigheden waarmee in dit verband geen rekening mag worden gehouden: “zoals met name de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn, of de identiteit van de ontwerper ervan” (punt 60).
Vervolgens past het Hof deze criteria toe op de vorm in kwestie (punten 43 tot en met 46), waarbij het meer in het bijzonder beoordeelt of het voor de toepassing van de onderhavige uitsluitingsgrond relevant is of de wezenlijke waarde van dat product werd verleend door het feit dat die vorm het tastbare symbool van een wiskundige ontdekking is geworden. Overwogen wordt dat “de vermoedelijke perceptie van het betrokken teken door de gemiddelde consument op zich weliswaar niet beslissend is in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), maar niettemin een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van dit teken vaststelt” (punt 44).
Met zijn derde vraag wenst het Hooggerechtshof van Hongarije te vernemen of vormen die krachtens het modellenrecht bescherming genieten, systematisch van inschrijving worden uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub e-iii, van Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. In dit verband overweegt het Hof dat hoewel “de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), ii) en iii), van richtlijn 2008/95 tot doel hebben, zoals in punt 27 van het onderhavige arrest in herinnering is geroepen, te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever heeft willen onderwerpen aan verjaring. Die doelstelling impliceert echter niet dat het Unierecht inzake intellectuele eigendom het naast elkaar bestaan van verschillende vormen van rechtsbescherming uitsluit” (punten 50 en 51). In feite, zo oordeelt het Hof dat “de regels van het Unierecht inzake de inschrijving van modellen en de regels die van toepassing zijn op de inschrijving van merken op zichzelf staan, zonder dat er tussen deze regels sprake kan zijn van enige hiërarchie” (punt 54). “Bijgevolg verschilt het onderzoek op grond waarvan het eigen karakter van een model kan worden vastgesteld, van het in de tweede prejudiciële vraag bedoelde onderzoek dat de bevoegde instantie moet uitvoeren om te bepalen of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm die aan de waar een wezenlijke waarde in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 geeft” (punt 57).