De achtergrond van de zaak

Pirelli heeft een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsbeeldmerk van klasse 12 ingediend. Op 27 september 2012 heeft Yokohama bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld voor de waren “Banden, massieve, half- en luchtbanden voor alle soorten autowielen”, met het betoog dat het merk uitsluitend bestaat uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk).

In beide gevallen verklaarde het EUIPO het betrokken merk voor deze waren nietig op deze nietigheidsgrond. Pirelli heeft vervolgens beroep ingesteld bij het Gerecht. Het Gerecht heeft de hogere voorziening toegewezen en de beslissing vernietigd voor zover daarbij de inschrijving van het litigieuze merk nietig was verklaard voor “Banden, massieve, half- en luchtbanden voor alle soorten autowielen”. Om tot deze conclusie te komen, heeft het onder meer geoordeeld dat het litigieuze merk “een enkele groef van een loopvlak van een band weergeeft” en “niet uitsluitend bestaat uit de vorm van de betrokken waren of uit een vorm die op zichzelf kwantitatief en kwalitatief een significant deel van deze waren weergeeft”.

Zowel Yokohama als het EUIPO hebben hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waarbij zij hebben verzocht om vernietiging van het arrest van het Gerecht. De twee zaken worden gevoegd en de beroepsgronden van Yokohama en het EUIPO worden tezamen onderzocht.

Het oordeel

Yokohama stelde dat het Gerecht blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het EUIPO onrechtmatig elementen aan de vorm van het litigieuze merk had toegevoegd die geen deel uitmaakten van het merk en er dus extern of vreemd aan waren. Het Hof merkt onder verwijzing naar Lego Juris/BHIM (C-48/09 P) en Pi-Design e.a. /Yoshida Metal Industry (C-337/12 P tot en met C-340/12 P) op dat de juiste toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van de Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk vereist dat “de autoriteit die over de aanvraag tot inschrijving van een merk beslist, in de eerste plaats de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken identificeert en in de tweede plaats nagaat of al deze kenmerken de technische functie vervullen van de waar waarop het merk betrekking heeft” (punt 60).

Bij de beoordeling van het merk merkte het Gerecht op dat het teken van het litigieuze merk slechts een zeer beperkt deel (een enkele groef) van een ander deel (een loopvlak van een band) vormt en dat een dergelijk loopvlak op zijn beurt slechts een deel is van de waren waarop het litigieuze merk betrekking heeft. Op basis hiervan heeft het Gerecht geoordeeld dat het litigieuze merk noch de erdoor aangeduide waren noch een bandenprofiel weergeeft. Bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van een teken als het litigieuze merk kan de kamer van beroep een grondig onderzoek verrichten, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met gegevens aan de hand waarvan kan worden beoordeeld wat dit merk daadwerkelijk voorstelt. In dit verband had het Gerecht hieraan toegevoegd dat het EUIPO niet kon worden verweten dat het de aard van het litigieuze merk had beoordeeld in de context van de erdoor aangeduide waren (punt 64). Het Hof is van oordeel dat het Gerecht zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting heeft geoordeeld dat de kamer van beroep van het EUIPO op onrechtmatige wijze elementen aan de vorm van het litigieuze merk heeft toegevoegd die er geen deel van uitmaken (punt 66).

Rekwirantes betoogden voorts dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub e-ii, van de Merkenverordening 40/94Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk onjuist had uitgelegd door te stellen dat, wil een teken onder deze weigeringsgrond vallen, het deel van een waar dat door dat teken wordt voorgesteld, kwantitatief en kwalitatief een significant deel van die waar moet zijn. Dienaangaande heeft het Gerecht verklaard dat de draagwijdte van de in deze bepaling voorziene absolute weigeringsgrond, gelet op het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang, zich kan uitstrekken tot de inschrijving van tekens bestaande uit de vorm van een deel van een waar dat noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, met name wanneer deze vorm kwantitatief en kwalitatief een significant deel van deze waar vormt (punt 68). Op basis hiervan had het Gerecht geconcludeerd dat het litigieuze merk niet uitsluitend bestaat uit de vorm van de betrokken waren of uit een vorm die op zich kwantitatief en kwalitatief een significant deel van deze waren uitmaakt. Bovendien bleek uit het door Yokohama voor het EUIPO overgelegde bewijsmateriaal niet dat één enkele groef, die identiek is aan de vorm van het litigieuze merk, de in de bestreden beslissing aanvaarde technische uitkomst kon opleveren. Het Hof is van oordeel dat dit een feitelijke vaststelling van het Gerecht is die niet in beroep kan worden aangevochten. Uit het voorgaande volgt dat een dergelijke onjuiste uitlegging in ieder geval niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden arrest.

Yokohama en het EUIPO komen ook op tegen de vaststelling van het Gerecht dat “de inschrijving van het litigieuze merk, waarvan de bescherming beperkt is tot de vorm die het vertegenwoordigt, de concurrenten van Pirelli niet kan beletten banden met een identieke of overeenstemmende vorm te vervaardigen en op de markt te brengen, wanneer een dergelijke vorm wordt gecombineerd met andere elementen van het loopvlak van een band en in samenhang met die andere elementen een band met eenzelfde of overeenstemmende vorm creëert, in combinatie met die andere elementen een vorm creëert die verschilt van elk van die elementen afzonderlijk, temeer daar die vorm als zodanig niet noodzakelijkerwijs op zodanige wijze op een loopvlak voorkomt dat het litigieuze merk kan worden geïdentificeerd” (punt 77). Het Hof komt echter tot de conclusie dat deze vaststelling geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Aangezien de vorm in kwestie uiteindelijk verschilt van het litigieuze merk, kan Pirelli zich niet op dat merk beroepen om te voorkomen dat banden met die andere vorm op de markt worden gebracht. Bovendien vormt de verklaring in het bestreden arrest dat de door het litigieuze merk voorgestelde vorm niet noodzakelijkerwijs zodanig op het loopvlak van een band voorkomt dat dit merk kan worden geïdentificeerd, een feitelijke beoordeling door het Gerecht. Deze beoordeling kan in hogere voorziening niet ter discussie worden gesteld, behalve in geval van verdraaiing, die geenszins door Yokohama of het EUIPO wordt aangevoerd. Bijgevolg wordt ook dit middel afgewezen, zodat de hogere voorzieningen in hun geheel worden afgewezen.