De achtergrond van de zaak
Op 14 juni 2017 heeft Chakari's een aanvraag tot inschrijving van een EU-merk ingediend, die op 6 september 2017 is gepubliceerd. Het merk was een beeldteken dat bestemd was voor waren op basis van rijst van de klassen 30 en 31 van de Overeenkomst van Nice.
Op 13 oktober 2017 maakte Indo European Foods bezwaar tegen de inschrijving, waarbij zij zich beriep op een ouder niet-ingeschreven Brits woordmerk “BASMATI” met betrekking tot rijst. Indo European Foods baseerde hun oppositie op artikel 8, lid 4, van de merkenverordening. Indo European Foods voerde in wezen aan dat zij op grond van het in het Verenigd Koninkrijk toepasselijke recht het gebruik van het aangevraagde merk mocht verbieden op basis van de “uitgebreide” vorm van de “action for passing off”. Op 5 april 2019 wees de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie af op grond dat Indo European Foods onvoldoende bewijs had geleverd dat het merk “BASMATI” vóór de relevante datum in aanzienlijke mate in de handel was gebruikt overeenkomstig artikel 8, lid 4, van de merkenverordening.
Indo European Foods is op 16 mei 2019 tegen deze beslissing in beroep gegaan. De vierde kamer van beroep van het EUIPO heeft dat beroep echter ongegrond verklaard op grond dat Indo European Foods niet had aangetoond dat de naam “basmati” haar in staat zou stellen het gebruik van het aangevraagde merk in het Verenigd Koninkrijk te verbieden op grond van de “uitgebreide” vorm van “passing off”.
Op 2 juni 2020, tijdens de overgangsperiode van de Brexit, heeft Indo European Foods bij het Gerecht verzocht om nietigverklaring en wijziging van de beslissing van het EUIPO. Voor het Gerecht voerde het EUIPO aan dat de bescherming van het Britse merk alleen relevant was voor en tijdens de Brexit-overgangsperiode en dat de procedure daarna zinloos zou worden, waardoor Indo European Foods ook geen voordeel meer uit de procedure kon halen zodat zij geen procesbelang meer had. Het Gerecht verwierp echter de Brexit-gerelateerde argumenten van het EUIPO en concludeerde dat de zaak niet zonder voorwerp was en dat Indo European Foods haar procesbelang behield: indien het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep zou vernietigen, stond het aan de kamer van beroep om een beslissing te nemen over hetzelfde beroep onder verwijzing naar de situatie op het moment dat het beroep bij haar werd ingesteld, aangezien het beroep opnieuw in hetzelfde stadium aanhangig wordt als vóór de litigieuze beslissing (vóór Brexit).
Bijgevolg heeft het Gerecht de vordering tot nietigverklaring van het besluit van het EUIPO en het enige middel tot staving van die vordering onderzocht. Het oordeelde dat dit middel gegrond was en dat dit besluit derhalve nietig moest worden verklaard. Bovendien concludeerde het Gerecht dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van zijn wijzigingsbevoegdheid en wees het dit beroep af.
Ontevreden over de beslissing van het Gerecht, stelde het EUIPO hogere voorziening in bij het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens schending van het vereiste dat de verzoeker procesbelang behoudt. Dit middel viel uiteen in drie onderdelen; het eerste onderdeel betrof een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het Gerecht de beoordeling van het procesbelang had verward met de wettigheidstoetsing van de betrokken handeling; het tweede onderdeel betreft een onjuiste rechtsopvatting en een ontoereikende motivering, voor zover het Gerecht niet heeft beoordeeld of het procesbelang van Indo European Foods voortduurde in het licht van de specifieke kenmerken van het merkenrecht van de Unie; en het derde onderdeel betreft schending van artikel 72, lid 6, van de merkenverordening, voor zover het Gerecht het EUIPO heeft gelast geen rekening te houden met de rechtsgevolgen van het einde van de Brexit-overgangsperiode.
Het oordeel
Met betrekking tot de eerste grief van het EUIPO, volgens welke het Gerecht het voortdurende procesbelang enerzijds en de wettigheidstoetsing van de litigieuze handeling anderzijds door elkaar heeft gehaald, bevestigt het HvJEU opnieuw dat een rechtsvordering een doel en potentieel voordeel voor de partij moet behouden tot een eindbeslissing, zelfs als de bestreden beslissing nadien komt te vervallen (zie Wunenburger/Commissie, C-362/05 P) (punt 59). Het Hof stelt vast dat het EUIPO niet heeft betwist dat het besluit nog steeds van kracht was toen het Gerecht uitspraak deed, en evenmin heeft aangevoerd dat het einde van de overgangsperiode het besluit met terugwerkende kracht teniet heeft gedaan. Bijgevolg oordeelt het Hof dat het beroep van het EUIPO op deze grond terecht is verworpen (punt 62).
Met betrekking tot de tweede grief, ontleend aan het verzuim om concreet te beoordelen of verzoekster in eerste aanleg procesbelang bleef houden, oordeelt het Hof allereerst dat het Gerecht weliswaar zijn redenering heeft gekoppeld aan de argumenten van het EUIPO, maar dat het zelfstandig het procesbelang van Indo European Foods heeft beoordeeld en bevestigd. Volgens vaste rechtspraak kan het Gerecht in elk stadium bezwaar maken tegen het belang van een partij, wat essentieel is voor de ontvankelijkheid van de procedure (zie Gul Ahmed Textile Mills/Raad, C-100/17 P) (punt 76).
Ten tweede verwerpt het HvJEU het argument van het EUIPO dat het Gerecht bij de beoordeling van het procesbelang van Indo European Foods specifieke aspecten van het merkenrecht van de EU over het hoofd heeft gezien. Het Hof overweegt daarbij dat de premisse van het EUIPO, dat het Gerecht in dergelijke zaken alleen rekening zou moeten houden met door de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie beschermde rechtsbelangen, niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en rechtspraak. De rechtspraak schrijft voor dat een beroep tot nietigverklaring potentieel ten goede moet komen aan de eiser, zoals blijkt uit de zaak Indo European Foods (zie Mory e.a./Commissie, C-33/14 P en D & A Pharma/EMA, C-136/22 P) (punt 80). Het Gerecht vond een rechtvaardiging in de punten 10 tot en met 12 van het arrest in hoger beroep, waarin de afwijzing van de oppositie van Indo European Foods op grond van artikel 8, lid 4, van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Uniewerd bevestigd en de bescherming van hun oudere merk werd geweigerd (punt 82). De mogelijke economische gevolgen van deze beslissing voor Indo European Foods ondersteunen hun aanhoudende belang om nietigverklaring te vorderen.
Wat ten slotte het vermeende motiveringsgebrek betreft, bevestigt het Hof van Justitie dat het arrest van het Gerecht niet uitputtend op elk argument hoeft in te gaan, maar een motivering moet bevatten die volstaat om het te begrijpen en in hoger beroep te kunnen herzien (PlasticsEurope/ECHA, C-119/21 P). Het HvJEU verwerpt op bovenstaande gronden de tweede klacht als ongegrond.
Ook de derde klacht van het EUIPO, over schending van artikel 72, lid 6, van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie, wordt door het HvJEU ongegrond verklaard. Het HvJ concludeert dat krachtens artikel 72, lid 6, van de Merkenverordening 2017/1001Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het merk van de Europese Unie het EUIPO zich moet voegen naar de arresten van het Gerecht of, in hoger beroep, het Hof van Justitie. Volgens vaste rechtspraak moeten instellingen zich niet alleen houden aan het dictum, maar ook aan de wezenlijke gronden voor nietigverklaring om volledig te voldoen (IMG/Commissie, C-619/20 P en C-620/20 P) (punt 92). Het Gerecht kan het EUIPO echter niet door middel van beschikkingen dwingen, zoals in eerdere arresten is verduidelijkt (Creative Technology/BHIM, C-314/05 P) (punt 93). Punt 27 van het bestreden arrest gaat in op het argument van het EUIPO over het belang van Indo European Foods en bevestigt de grondslag van zijn standpunt. Daarom wordt de hogere voorziening van het EUIPO, dat dit punt verkeerd heeft uitgelegd, ongegrond verklaard, wat leidt tot algehele verwerping van de hogere voorziening.