De achtergrond van de zaak
De Duitse vennootschap Peek and Cloppenburg KG, Düsseldorf (hierna: “P&C Düsseldorf”) is merkhouder van verschillende Duitse merken die het woordelement “PuC” bevatten en voorrang hebben vanaf 1953.
Peek and Cloppenburg KG, Hamburg (“P&C Hamburg”) is een andere Duitse onderneming en houder van het EU-woordmerk “PUC”, dat in 2001 is ingeschreven en de anciënniteit heeft van twee oudere Duitse woordmerken “PUC”, die in 1978 en 1982 zijn ingeschreven.
In 2005 heeft P&C Düsseldorf een vordering wegens vervallenverklaring ingesteld tegen laatstgenoemde Duitse woordmerken, waarna P&C Hamburg de Duitse woordmerken vrijwillig heeft laten vervallen.
P&C Düsseldorf heeft vervolgens bij het Landgericht Hamburg (regionale rechtbank, Hamburg, Duitsland) gevorderd dat P&C Hamburg geen aanspraak meer kan maken op de anciënniteit van de doorgehaalde merken. Dit Landgericht Hamburg heeft de vordering toegewezen op grond dat de doorgehaalde merken a posteriori konden worden doorgehaald, zowel op de datum waarop zij werden doorgehaald wegens vrijwillige afstand als op de datum van de laatste hoorzitting die voor deze rechtbank heeft plaatsgevonden. Deze beslissing werd in hoger beroep bevestigd door het Oberlandesgericht Hamburg, waarna P&C Hamburg beroep instelde bij het Bundesgerichtshof .
Het Bundesgerichtshof verwees de zaak naar het Hof van Justitie voor een prejudiciële beslissing, met de vraag welke van de bovengenoemde data doorslaggevend was bij de a posteriori vaststelling van nietigheid en of het gebruik van een doorgehaald merk na de datum van doorhaling in dit verband enige relevantie kon hebben.
Het oordeel
Het Hof oordeelt dat artikel 14 van de Merkenrichtlijn 2008/95Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten weliswaar niet bepaalt op welke datum moet worden onderzocht of aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring is voldaan, “uit de bewoordingen en het doel van deze bepaling dat dit onderzoek erop is gericht om achteraf te bepalen of aan die voorwaarden was voldaan op de datum waarop afstand werd gedaan van het oudere nationale merk of waarop dit is komen te vervallen” (punt 26). Bijgevolg is het vereiste dat aan de voorwaarden voor nietigverklaring of vervallenverklaring ook moet zijn voldaan op de datum waarop uitspraak wordt gedaan over de vordering tot vaststelling achteraf van die nietigheid of vervallenverklaring, niet verenigbaar met die bepaling.
Het Hof overweegt verder dat het gebruik van een nationaal merk nadat er afstand van is gedaan of het vervallen is, geen curatieve werking heeft in die zin dat het de eraan verbonden rechten in stand zou kunnen houden, waarbij het benadrukt dat “de mogelijkheid om gebruik te maken van een nationaal merk waarvan afstand is gedaan, geenszins door [de merkenrichtlijn] is beoogd”. Immers, “een doorgehaald merk bestaat niet meer volgens deze richtlijn” (punt 28). Bovendien wijst het Hof erop dat uit artikel 12, lid 1, tweede alinea, van de merkenrichtlijn volgt dat het gebruik van het merk pas in aanmerking wordt genomen op de datum van indiening van de vordering tot vervallenverklaring (eventueel vervroegd met drie maanden in de omstandigheden bedoeld in de derde alinea van deze bepaling), en dat het niet in overeenstemming met deze bepaling zou zijn om het gebruik in aanmerking te nemen dat is gemaakt na de datum waarop de merkhouder zelf afstand van dit merk heeft gedaan of het heeft laten vervallen.
Bijgevolg oordeelt het Hof dat de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een EU-merk, a posteriori kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor die nietigheid of vervallenverklaring was voldaan op de datum waarop afstand is gedaan van dat oudere nationale merk of waarop het merk is vervallen. Een wettelijke regeling die vereist dat ook op de datum van de beslissing tot deze vaststelling aan deze voorwaarden is voldaan, is niet in overeenstemming met de merkenrichtlijn.