De achtergrond van de zaak
In deze zaak gaat het om de vraag of artikel 7, sub e-iii, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, dat zich verzet tegen de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit een “vorm” die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, uitsluitend van toepassing is op merken die driedimensionale vormen weergeven of ook op merken die tweedimensionale waren weergeven.
Het betrokken merk is een beeldmerk dat een stofmotief weergeeft en is ingeschreven voor meubelen en textiel. Het merk was ingeschreven vóór de inwerkingtreding van Merkenverordening 2015/2424Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen, waarbij de werkingssfeer van artikel 7, sub e-iii, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk is uitgebreid tot “de vorm of een ander kenmerk” dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
In deze omstandigheden wilde de verwijzende rechter, het Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (hof van beroep voor octrooien en merken te Stockholm), weten of Merkenverordening 2015/2424Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingeschreven en, zo niet, of een teken bestaande uit tweedimensionale siermotieven een “vorm” in de zin van artikel 7, sub e-iii, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk vormt.
Het oordeel
Het Hof herinnert eraan dat “ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend” (punt 30).
Toegepast op de onderhavige zaak stelt het HvJEU vast dat Merkenverordening 2015/2424Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen geen bepaling bevat die uitdrukkelijk bepaalt dat het gewijzigde artikel 7, sub e-iii, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk van toepassing is op EU-merken die vóór die datum zijn ingeschreven, en dat ook uit het doel of de opzet van die verordening niet blijkt dat de EU-wetgever een dergelijke terugwerkende kracht heeft willen verlenen. Het Hof concludeert dan ook dat Merkenverordening 2015/2424Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen niet van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding ervan zijn ingeschreven.
Met betrekking tot de tweede vraag herinnert het HvJEU eraan, onder verwijzing naar Louboutin(C-163/16), dat “het begrip ‘vorm’ gewoonlijk wordt opgevat als een geheel van lijnen of contouren die het betrokken product omlijnen” (punt 36). Volgens het Hof is dit hier niet het geval, aangezien “niet ervan worden uitgegaan dat een teken dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen samenvalt met de vorm van de waar wanneer dat teken is aangebracht op waren, zoals stoffen of papier, die een andere vorm dan die decoratieve patronen hebben” (punt 42). Bovendien benadrukt het Hof dat het feit dat de motieven ook auteursrechtelijk kunnen worden beschermd, geen invloed heeft op de vraag of het teken uitsluitend bestaat uit een “vorm” in de zin van artikel 7, sub e-iii, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.