De achtergrond van de zaak
Het Duitse energiebedrijf Enercon GmbH had een merk aangevraagd voor windenergieconvertoren en onderdelen daarvan, bestaande uit een 2D-afbeelding van wat lijkt op de toren van een windturbine, met aan de onderkant vijf tinten groen, variërend van donker aan de onderkant tot licht op een vijfde van de toren, terwijl de rest van de toren lichtgrijs is. In het aanvraagformulier werd het merk aangeduid als een “kleurmerk” en werd een beschrijving van de kleuren gegeven door middel van een kleurcode. Concurrent Gamesa Eólica SL, gevestigd in Spanje, heeft bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het merk ingesteld op grond dat het merk onderscheidend vermogen zou missen.
De zaak is al eerder voor het HvJEU gebracht (zie Gamesa Eólica tegen Enercon, C-35/14 P, over een procedureel aspect), is teruggegaan naar het EUIPO en vervolgens naar het Gerecht en nu weer naar het HvJEU. De tussenstand was dat het Gerecht het merk kwalificeerde als een kleurmerk, niet als een tweedimensionaal beeldmerk bestaande uit kleuren, en dat dit merk onderscheidend vermogen miste. Bij deze conclusie stelde het Gerecht vast dat het litigieuze merk moest worden beoordeeld overeenkomstig de in de aanvraag vermelde categorie en merkte het op dat de rechtopstaande trapeziumvorm geen deel uitmaakte van het voorwerp van de aangevraagde bescherming en dat dit element enkel diende om aan te geven hoe de kleuren op de betrokken waren moesten worden aangebracht. Enercon heeft tegen dit arrest beroep ingesteld bij het Hof van Justitie.
Het oordeel
Voor het Hof betoogde Enercon dat het Gerecht blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het litigieuze merk te omschrijven als een kleurmerk dat geen beeldelementen bevat. Volgens Enercon was de reden waarom het merk in de aanvraag als kleurmerk was aangeduid, voornamelijk gelegen in het administratieve gemak van het EUIPO en niet in juridische overwegingen. Bijgevolg had het Gerecht, om de aard van het bestreden merk te bepalen, niet alleen rekening moeten houden met de kwalificatie van dit merk op het formulier, maar ook met de gehele inhoud van het formulier, in het bijzonder de weergave van het merk.
Het Hof zet eerst uiteen dat de aanduiding van de merkcategorie voor de inschrijving van een EU-merk een wettelijke vereiste is (punten 23 en 24). Het Hof benadrukt dat artikel 43, lid 2, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (dat voorziet in de mogelijkheid van bepaalde correcties van de merkaanvraag, zoals de contactgegevens van de aanvrager en kennelijke vergissingen, mits deze correcties het merk of de waren en diensten niet wezenlijk veranderen) “niet toestaat dat de door de aanvrager in zijn aanvraag gekozen merkcategorie wordt gewijzigd in een andere merkcategorie” (punt 25).
Het Hof oordeelt dat “indien het Gerecht het onderscheidend vermogen van een aangevraagd merk niet alleen in het licht van de door de aanvrager in zijn aanvraag gekozen categorie, maar ook in het licht van alle andere mogelijk relevante categorieën zou moeten onderzoeken, aan de verplichting van de aanvrager om de aangevraagde merkcategorie te vermelden en aan de onmogelijkheid op grond van artikel 43, lid 2, van [Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk] om deze categorie naderhand te wijzigen, elk nuttig effect zou worden ontnomen” (punt 26).
Naar het oordeel van het Hof mocht het Gerecht zich dan ook op het standpunt stellen dat het onderscheidend vermogen van het merk moest worden beoordeeld op basis van de gekozen merkcategorie (punt 27).
De hogere voorziening wordt derhalve afgewezen.