De achtergrond van de zaak

Op 25 juni 2007 heeft Outsource2India, gevestigd in Duitsland, bij het EUIPO een aanvraag ingediend tot inschrijving van een beeldteken dat de woordelementen “Outsource 2 India” bevat voor verschillende diensten, waaronder bedrijfsadministratie, kantoorwerkzaamheden, het ontvangen, verwerken en afhandelen van bestellingen en uitzendbureaus.

Flatworld, een in India gevestigde vennootschap, maakte destijds reeds gebruik van een teken dat de woordelementen “Outsource2India” bevatte, maar in combinatie met andere beeldelementen. Outsource2India was niet alleen op de hoogte van dit eerdere gebruik, maar richtte haar onderneming ook onder die naam op met als enige doel een samenwerking met Flatworld na te streven. Flatworld had echter twijfels over het voorstel tot samenwerking en liet Outsource2India uiteindelijk weten geen uitzicht te zien op samenwerking. Kort daarna diende Outsource2India de aanvraag tot registratie van bovengenoemd merk in. Enkele jaren later heeft Flatworld een vordering tot nietigverklaring van het merk ingesteld omdat het te kwader trouw was ingeschreven in de zin van artikel 52, lid 1, sub b, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

Nadat de nietigheidsafdeling de vordering had toegewezen en de vierde kamer van beroep deze beslissing had vernietigd, oordeelde het Gerecht dat Outsource2India het merk te kwader trouw had ingeschreven. Het Gerecht wees erop dat Outsource2India op de hoogte was van het eerdere gebruik door Flatworld van een overeenstemmend teken en zich tijdens de onderhandelingen over een mogelijke samenwerking ertoe had verbonden het gebruik van het litigieuze teken te staken indien geen samenwerkingsovereenkomst zou worden gesloten. Het Gerecht oordeelde verder dat de vraag of het woordelement “outsource2india” beschrijvend was, in dit verband irrelevant was. Outsource2India ging vervolgens in beroep bij het Hof van Justitie.

The judgment of the ECJ

Het gebeurt niet vaak, maar in deze zaak oordeelt het Hof dat het Gerecht de feiten onjuist heeft opgevat. Volgens het Hof heeft het Gerecht correspondentie verkeerd gelezen waaruit het heeft afgeleid dat Outsource2India had toegezegd het gebruik van het litigieuze teken te staken en de naam van haar onderneming te wijzigen indien geen samenwerkingsovereenkomst zou worden bereikt. Het Hof oordeelt dat een dergelijke toezegging niet in die correspondentie kan worden gelezen.

Het Hof oordeelt echter dat het Gerecht ook andere omstandigheden naar voren heeft gebracht op grond waarvan het mocht concluderen dat Outsource2India te kwader trouw had gehandeld. Het Hof noemt in het bijzonder het feit dat de vennootschap onder de naam “Outsource2India” is opgericht met het doel een samenwerking met Flatworld in Duitsland na te streven en zonder voorafgaande toestemming van Flatworld, het gebruik door Outsource2India van het woordelement “outsource2India” in de naam van haar website en de destijds door Flatworld geuite terughoudendheid en latere bezwaren tegen deze situatie (punt 67).

Hoewel het Hof erkent dat de beslissing van het Gerecht met betrekking tot de overeenstemming van de tekens en het verwarringsgevaar een motiveringsgebrek vertoont, oordeelt het Hof dat de beslissing dat Outsource2India te kwader trouw heeft gehandeld, gegrond was op basis van de overige door het Gerecht vastgestelde omstandigheden. In dit verband herinnert het Hof eraan dat voor de toepassing van artikel 52, lid 1, sub b, van de Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk niet hoeft te zijn aangetoond dat er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat, en evenmin dat de partij die nietigverklaring vordert, een teken heeft gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bestreden merk (punt 61). Bij gebreke daarvan kunnen andere feitelijke omstandigheden nog steeds relevante en overeenstemmende aanwijzingen voor kwade trouw vormen, waaronder de omstandigheden die het Gerecht in casu heeft vastgesteld.

Ten slotte oordeelt het Hof dat ook de potentieel beschrijvende aard van het bestanddeel ‘outsource2india’ het Gerecht niet belette te concluderen dat Outsource2India te kwader trouw had gehandeld (punt 69). Het Hof verduidelijkt dat artikel 52, lid 1, sub b, van Merkenverordening 207/2009Verordening [EG] nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk niet vereist dat de partij die nietigverklaring vordert een uitsluitend recht heeft op het gebruik van het betrokken teken of houder is van een ouder merk, aangezien dit niet uitsluit dat een merk dat dit teken bevat te kwader trouw is ingeschreven.